『物』の発明を製法で特定した場合の権利解釈（その２）

弁理士の富田です。

さて、前回の記事では、『構成要件が製法で特定された物の発明』に係る請求項、つまり、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈には、「製法限定説」と「物質同一説」の２つの考え方があると説明しました。

今日は、前者の「製法限定説」を採用した判例を紹介したいと思います。

 

まず、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム形式で登録された特許権の具体例としては、
下記特許に記載の請求項１が挙げられます。

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【特許番号】特許第1547537号
【発明の名称】抗真菌外用剤
【請求項１】xxxの１種もしくは２種以上からなる溶液を外用基剤で製剤化してなる抗真菌外用剤。
（請求項１の前半を省略）
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この特許権に関する抗真菌外用剤事件（東京高裁平成9年(ネ)5702号）では、「製法限定説」が採用されています。
裁判所は、この「製法限定説」を採用する理由として次の点を判示しています。（かなり要約してます。）

 

• 本件特許は、請求項に記載の特定のプロセス（工程）に新規性・進歩性が認められて登録に至ったものであるから、
  登録後に、特許権者がこれに反する主張をすることは、禁反言の原則に照らし許されない。 

• 特許請求の範囲に特定のプロセス（工程）が記載されているのに、
  権利範囲の解釈においてこれを無視するとすれば、特許法70条の規定に反することになり、
  特許権者に対して期待以上の広い保護を与える一方、当業者に対し予測しない不利益を与えることとなる。

つまり、禁反言の原則と特許法70条を根拠にして、
権利範囲の外縁の確定にあたって『プロセス（工程）』を考慮に入れるべきものと判断しているといえます。

 

なお、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが関連する最近の判例において、
上記のような「製法限定説」を採用するものは少数であり、
そのほとんどは「物質同一説」の方を採用しているといえます。

次回は、その「物質同一説」を採用した判例を紹介したいと思います。

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所