特許出願で拒絶理由通知を受けた場合どうすればいいのか

08.06


弁理士の富田です。
8月に入り暑さが厳しくなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、弊所には、
自分で特許出願したものの、拒絶理由通知を受けてその対応方法がわからず、困っています。
どうすればよいでしょうか。

といった相談がよく寄せられます。

そのほとんどは、弁理士を通さず自分で特許出願された方からの相談です。

まずはじめにご理解いただきたいのが、特許出願であれば、
拒絶理由通知はほとんどの出願に対して通知されるものだ、という‎ことです。

ですから、拒絶理由通知を受けたからといって、特に慌てる必要はなく、
『たいへんお待たせしました。やっと審査を開始しましたことをお知らせします。』
くらいの意味に受け止めていただきたいと思います。

それで具体的にどう対処すればよいのか、という話ですが、

より良い権利(権利範囲の広い強い特許権)の取得を目指すのであれば、
ぜひ弁理士にご相談いただきたいと思います。
手続きの途中から弁理士を介して手続きを行うことも可能です。
なお、弁理士に依頼するときには、拒絶理由対応の経験が豊富な弁理士にご依頼することをお勧めします。

しかし、経済的な事情で、弁理士への依頼が困難な方もいると思います。
その場合には、その出願に係る発明の効果(引用文献に記載の従来技術と比較した効果)
を徹底的にピックアップしてください。

その効果は、単に良いとか、単に優れている、といった程度の効果では足りません。
従来技術から予測困難な格別の効果である必要があります。

そして、拒絶理由通知に対する反論書面である『意見書』において、
・自己の発明がこれだけ優れている(量的にも質的にも優れている)のに対し、
・従来技術がこれだけ劣っている、
・だから自分の発明は従来技術から予測困難なものであり、特許されるべきです、
といった内容のことを、大袈裟くらいにアピールしてください。

長くなりそうなので、今日はこれくらいにします。
機会があれば、また拒絶理由通知対応のテクニックについて解説したいと思います。

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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全国対応可能です。

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