特許申請などの共同出願人の一部に『手続き続行』の意思が無い場合の対応

06.02


特許申請、商標登録申請などの共同出願人の一部に『手続き続行』の意思が無い場合、どのように対応すべきか

 

弁理士の富田です。

 

特許権、商標権、意匠権といった知的財産権の取得には、
時間と費用がかかります。

 

特に『特許』の場合には、印紙代のほか、弁理士手数料も加わって、
手続き費用がそれなりの額になりますから、
手続きの進行状況によっては、
共同申請人の一部が、手続きの続行を断念する場合があります。

 

もっとも多いパターンとしては、
特許申請において「拒絶理由通知」を受けた場合において、
・反論(意見書等の提出)により、手続きの続行を望む方と、
・時間的・経済的負担を避けるべく、手続きの続行を断念する方と、
が出てくるパターンです。

 

このような場合、
権利化に向けて手続きの続行を希望する方は、
どのように対応すべきでしょうか。

 

方法としては、二つあります。

 

出願に係る権利持分の『譲渡』と『放棄』。

つまり、手続きの続行を断念した方に、
自己の持ち分を『譲渡』または『放棄』してもらうわけです。

 

どちらを選択しても結果は同じであり、
「手続きの続行を断念した方」の持ち分は、
「手続きの続行を希望する方」に移転することになります。

 

ただし、『譲渡』には、有償譲渡と無償譲渡の二つの考え方があるので、
持ち分の譲渡を要求した場合、
譲渡する方(手続き続行を断念する方)は、
有償譲渡による金銭の支払いを要求する可能性があります。

 

したがって、
有償なのか無償なのかについて特に争うことなく、
持ち分の移転を完了させるためには、
持ち分の『放棄』を選択するのが望ましいといえるでしょう。

 

もっとも、当事者間で、有償譲渡・無償譲渡のいずれかを明確にして、
持ち分の移転を行う場合には、
持ち分の『譲渡』を選択しても何ら問題はありません。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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