特許請求の範囲に新規事項を追加する補正について（その１）

 

弁理士の富田です。

さて、以前書いた記事で拒絶理由通知について解説しましたが、
この拒絶理由通知に対する応答時の補正では、新規事項を追加する補正は認められていません。（特許法17条の2第3項）

「新規事項を追加する補正」とは、
特許出願時点での申請書類（つまり申請時の書類）に記載されていない事項を、
出願書類に新たに書き加えることです。

最初の拒絶理由通知に対する応答時において、特許請求の範囲について補正するときには、
この『新規事項の追加』に該当しないように注意すべきです。

なぜこの点に注意すべきかというと、
勿論、これが新たな拒絶理由（新規事項追加の拒絶理由）を生じさせるという理由もありますが、

もう一つ重要なのは、特許請求の範囲に新規事項を追加すると、
場合によっては「新規事項追加の拒絶理由」の解消が困難となるという理由が挙げられます。

今日はまず、最初の拒絶理由通知に対する応答時において、特許請求の範囲に新規事項を追加した場合でも、
その後の補正で治癒可能な事例について、具体例を挙げて説明したいと思います。

 

特許請求の範囲についての『新規事項追加の拒絶理由』を解消できる場合

例えば、最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正において、
下記のように、数値について新規事項を追加する補正を行ったと仮定します。

出願時の請求項１：『成分x,y,zのいずれか１種を20-30%含有する材料Ａ。』
補正後の請求項１：『成分xを10-40%含有する材料Ａ。』
※数値「10-40%」は出願書類に記載されていない新規事項。

このような場合には、その後に「最後の拒絶理由通知」が発送され、
補正後請求項１について新規事項追加の拒絶理由（特許法17条の2の拒絶理由）が指摘されるわけですが、

それに対する応答で例えば『成分xを20-30%含有する材料Ａ。』と減縮補正すれば、
当該拒絶理由は解消されることになります。

また、このような補正であれば、
最後の拒絶理由通知に対する応答時の補正要件（特許法17条の2第5項）に違反することにもなりません。

「最後の拒絶理由通知に対する応答時の補正要件」とは、
主として、特許請求の範囲の減縮であって、発明特定事項の限定に該当することなどが挙げられます。

したがって、この事例に該当するような新規事項追加の拒絶理由は、
その後の補正（特許請求の範囲の減縮であって、発明特定事項の限定）で解消することが可能といえます。

 

次回は、新規事項追加の拒絶理由を解消できない場合について、具体例を挙げて説明したいと思います。

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所