従業員が個人名義で勝手に特許申請していた…

まさか、会社で申請予定の特許出願を従業員が勝手に申請していたなんて…
そのような場合に取れる措置とは。

弁理士の富田です。

 

今日は、会社で申請予定の特許出願が従業員(又は元従業員)によって勝手に申請されていたときの対応に関する話題です。
通常の常識で考えればあり得ないとも思える話ですが、
現実には、相当数の特許出願がこのようなケースに該当するといわれています。
勿論、従業員の方も自己名義で特許申請しているとは限らず、
足がつかないように、家族名義で特許申請しているといったケースも多く存在することでしょう。

 

では、このように本来会社の財産であるはずの成果である『発明』を、
従業員または元従業員が、会社に無断で、勝手に特許申請していた場合、
会社としてはどのような法的措置がとれるのでしょうか。

 

現実的な対応としては、
① その元従業員による特許出願の権利化の阻止と(具体的には、権利化前の情報提供や、権利化後の無効審判など)、
② その特許出願を元従業員名義から会社名義に変更する措置
の2つが考えられます。

 

ただし、前者①の権利化阻止は、仮にその権利化阻止が成功したとしても、
その阻止の結果として、会社側に権利が残らないことを考えると、必ずしも有効な対応措置とはいえません。
そうすると、後者②の名義変更の措置をとることが得策と言えます。

 

そして、この名義変更を行うためには、
まずはじめに、その元従業員に対して『会社側が特許を受ける権利を有することの確認訴訟』を提起し、
認容判決を勝ち取る必要があります。

そのうえで、勝訴した上記確認訴訟の判決文を添えて、
会社単独で出願人名義変更届を特許庁に提出することにより、
出願人名義を「元従業員名義」から「会社名義」に変更することが可能となります。

 

なお、上に掲げたような確認訴訟や名義変更の措置は、本来であれば不要であることが好ましいわけですが、
企業の経営者としては、リスク管理として、万が一の場合に備えて、
職務発明の予約承継や個別譲渡などに関する勤務規定、就業規則などを整備する必要があるといえるでしょう。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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