特許登録前の段階での出願人名義変更

12.18


登録前の『出願段階』における権利移転手続は、『出願人名義変更』と呼ばれる。
この出願段階における権利移転では、利益相反行為に該当するようなケースでも、取締役会承認書の提出が不要とされている。
なぜなのか。

 

弁理士の富田です。

さて、以前書いた記事で『特許出願や特許権などの権利移転と利益相反行為』について触れたことがありました。
そのなかで、特許登録前の出願段階における出願人名義変更では、
利益相反行為に該当するような権利移転を行う場合でも、取締役会承認書の提出を省略できると書きました。

 

例えば、
特許権として登録された後では、『会社』から『その社長個人』へ特許権を移転するためには、
譲渡証書では足りず、取締役会承認書の提出が必要となります。

これに対し、
特許権として登録される前の段階、すなわち、特許出願の段階では、
取締役会承認書の提出は不要で、
譲渡人を『会社である法人』、譲受人を『社長個人』とする、譲渡証書1通を提出すれば足りることになります。

 

登録前の特許出願の段階では、なぜ、
取締役会承認が無くても、利益相反行為に該当するような権利譲渡が認められるのでしょうか。

 

特許庁に問い合わせたところ、
登録された『特許権』と、登録される前の『特許出願』とでは、権利の重要性が異なっており、
必ずしも権利化されるとは限らない特許出願については、特許権と比べて重要度が低いと考えられ、
取締役会承認書の提出を要しない(すなわち譲渡証書の提出だけで足りる)、とのことです。

 

ということは、
将来的に、『会社』から『社長個人』への権利移転を予定している場合には、
登録前の出願段階で名義変更を完了させるのが手続き負担が少なくて得策といえます。

 

なお、上述した事項は、特許出願に限らず、
実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願についても当てはまる内容となっています。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。

虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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