進歩性違反の拒絶理由に対する効果的反論 (第1回:説得力のある反論)

02.13


特許出願の手続きにおいて進歩性違反の拒絶理由が通知された場合、
どのような反論が効果的なのか。

弁理士の富田です。
今日は、特許法29条2項違反の拒絶理由、つまり進歩性違反の拒絶理由についての話題です。

 

進歩性違反の拒絶理由とは、一般的に、
特許出願に係る発明と従来技術(主引用発明)との相違点を認めつつも、
主引用発明に対し他の公知技術を適用して本願発明を導くことが、当業者にとって容易であるから、
本願発明は特許することができない、
といった内容の拒絶理由をいいます。

 

拒絶理由通知を受ける特許出願のほとんどが、
この『進歩性違反』の拒絶理由を通知されていると考えられます。

 

このような進歩性違反の拒絶理由を覆すにあたっては、拒絶理由に対する意見書において、
『公知技術から本願発明を導き出すのは容易でない』旨を、説得力ある理由とともに述べることになります。

 

では、『説得力ある理由』として何が最も効果的なのでしょうか。

 

やはり『阻害要因』に基づく反論が最も効果的であると考えられます。
『阻害要因』とは、主引用発明に他の公知技術を適用することを妨げる事情をいいます。
つまり、異なる文献に開示された従来技術同士を好き勝手に組み合わせることが許されない事情を指します。

この『阻害要因』がぴったりと当てはまる反論が可能な場合には、
高い確率で進歩性違反の拒絶理由を覆すことが可能なため、
進歩性違反に対して反論する場合には、必ず『阻害要因』に基づく反論が可能か否かについて検討すべきといえるでしょう。

 

次回は、阻害要因が成立するケースについて具体例をいくつか紹介したいと思います。
(次回の記事はコチラ

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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