特許出願について情報提供されないようにする方法

photo credit: Guillaume Brialon via photopin cc

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弁理士の富田です。
さて、以前の記事で「情報提供制度を利用することで、ライバル会社の特許出願の権利化を阻止することが可能」と解説しました。

情報提供制度は、紛争が長期化するリスクを避けつつ、低コストでライバル会社の特許申請をつぶすことが可能なため、
権利化阻止の有効な手段として多くの企業で利用されています。

今日は、自社の特許出願が、そのような情報提供(ライバル会社による情報提供)の餌食とならないようにする対策について
検討したいと思います。

さて、多くの企業では、特定のカテゴリーの公開特許公報を定期的にチェック(特に『要約』と『特許請求の範囲』を重点的にチェック)し、直近の技術動向やライバル会社の出願状況などを監視しています。そして、そのような監視の過程で、「権利化されると都合が悪い」特許出願を見つけた場合には、情報提供制度を利用して、権利化を阻止するための公知文献を特許庁に(通常は匿名で)提出することになります。

ですから、ライバル会社の監視の目をくぐり抜け、自己の出願に対する情報提供を可能な限り避ける方法としては、
・出願時点の『要約』と『特許請求の範囲』には、あえて適当な発明(権利化を望まない異なる発明)を記載するとともに、
・明細書中の適当な場所に、権利化を望む発明(本来請求項に書くべき内容)を記載しておく。
・そして、期限間近に審査請求するときに、特許請求の範囲の記載を、権利化を望む発明の内容に書き換える(補正する)。
といった対策が考えられます。(かなりザックリと書いてます。)

これにより、公開特許公報のフロントページの『要約』と次ページの『特許請求の範囲』には、カモフラージュされた別発明が掲載される一方、権利化を望む本来の発明について審査を受けることが可能です。

なお、公開特許公報には、上記の補正内容(補正後の新たな特許請求の範囲の内容)も掲載されてしまうわけですが、
公開公報の後ろの方に補正内容として添付されるので、ライバル会社の監視の目が届きにくいと考えられます。

可能な限り他社からの情報提供を回避したい場合には、
出願内容のカモフラージュ手段の一つとして検討してみるのもよいかと思います。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
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