特許請求の範囲に新規事項を追加する補正について（その３）

 

弁理士の富田です。

さて、前回の記事までの記事では（その１、その２）、
『特許請求の範囲に新規事項を追加する補正』の問題点等について説明してきました。

今日は、最後の拒絶理由通知において、特許請求の範囲に対し『新規事項追加の拒絶理由』（いわゆる17条の2の拒絶理由）を指摘された場合の対応について書きたいと思います。

前回の記事では、上記のような状況で『新規事項追加の拒絶理由』を指摘された場合、その解消が難しくなると説明しました。

では、万が一これに該当することとなった場合、具体的にどのようにして権利化を目指せばよいのでしょうか。

 

審査官への面接審査（又は電話での面接）の申し入れ

前回の記事で書いたとおり、
特許請求の範囲についての『新規事項追加の拒絶理由』を解消するような補正は、
最後の拒絶理由通知に対する応答時の補正要件（特許法17条の2第5項）を満たしません。
したがって対応（拒絶理由の解消）が困難となります。

しかしながら、実務上は『最後の拒絶理由通知に対する応答時の補正要件』は必ずしも厳格に適用されてはおらず、
審査官によっては、この要件を満たさない補正を許容する場合もあります。

したがって、特許請求の範囲に対する『新規事項追加の拒絶理由』を解消するような補正（削除等）を行う場合には、
審査官への面接審査（又は電話での面接）を申し入れて、
拒絶理由が解消されるか否かについて事前に見解をうかがうのが得策といえます。

 

分割出願（特許法44条）

上記面接審査の申し入れによっても、
特許請求の範囲についての『新規事項追加の拒絶理由』を解消するような補正が許容されない場合は、
残された道は分割出願（特許法44条）になります。

分割出願は、特許出願の一部を抜き出して、当該一部について新たに特許出願する手続きです。
もとの出願時に遡ることができるなどのメリットがある一方で、
出願印紙代や審査請求の印紙代があらためて必要になるなどの金銭的デメリットが生じる点に留意する必要があります。

最大のメリットとしては、この分割出願の手続きを行うことで、
拒絶理由がリセットされ、抜き出した発明について新ためて審査を受けることができることが挙げられます。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所